Методики

Оставить комментарий | Читать комментарии

Убытки правообладателей интеллектуальной собственности: точка зрения оценщика

Автор: Костин Александр Валерьевич
научный сотрудник
Республиканского научно-исследовательского
института интеллектуальной собственности,
оценщик первой категории (г. Москва)
сайт автора: http://www.labrate.ru/kostin

Убытки и ущерб в различных отраслях права трактуются весьма неоднозначно и, надо сказать, до сих пор убытки (ущерб и упущенная выгода) обладателей интеллектуальных прав (ст.1226 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) как объект оценки недостаточно проработаны в экономической науке. В нашу задачу не входит исследование различных трактовок этих понятий (в административном, уголовном и гражданском праве), мы ограничим свой анализ убытков правообладателей интеллектуальной собственности (ИС) лишь такими определениями, которые позволяют обосновать и количественно рассчитать размер их имущественного вреда в результате правонарушения с помощью подходов и методов профессиональной оценки.

В ст.1225 ГК РФ законодатель выделяет 16 охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (а вместе именуемых интеллектуальной собственностью). И хотя расчет убытков может относиться к ИС в целом, в данной статье мы сосредоточимся на определении убытков, связанных с нарушением прав на товарный знак.

Нарушение прав на товарный знак (ТЗ) оборачивается для одних («пиратов», нарушителей) выгодой, для других (правообладателей, государство и, в отдельных случаях, потребителей) – убытками. Чтобы посчитать в денежном выражении то и другое, следует обратиться к оценщику.

Только после всестороннего анализа и расчетов можно сделать обоснованный вывод о том, стоит ли обращаться в суд за возмещением понесенных убытков, или же проще и выгоднее требовать выплаты компенсации¹. Такими подсчетами и анализом уже не первый год занимаются в РФ специалисты-оценщики.

Однако здесь не все так просто. С одной стороны, термин «убытки правообладателя как объект оценки» до настоящего времени не нашел своего однозначного определения ни в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ни в Федеральных стандартах оценки, ни в положениях Национального Совета по оценочной деятельности (НСОД), ни в стандартах саморегулируемых организаций (СРО) оценщиков.

С другой стороны, убытки и вина нарушителя должны доказываться, а также должна выявляться причинно-следственная связь между совершенным деянием и убытками. Только в таком случае правообладателю и оценщику можно надеяться на успех, а точнее на адекватное рассмотрение подготовленного отчета об оценке² в суде. Таким образом, основной задачей оценщика (часто совместно с адвокатом и правообладателем) в подобных делах является анализ и выявление состава и объема правонарушения, его длительности и периода «вредного воздействия» в результате нарушения прав на ТЗ.

В настоящей статье на конкретном примере исследованы убытки правообладателя товарного знака «ФЕНАЗЕПАМ», на основании чего предложена модель их стоимостной оценки.

Считается, что возмещение убытков правообладателей ТЗ является общим и основным видом ответственности при нарушениях, связанных с товарными знаками. Однако, отсутствие единых методик³ по оцениванию убытков (ущерба, упущенной выгоды, размера компенсации) правообладателей ТЗ, а также анализ судебной практики говорят об обратном: в 40 случаях из 100 в удовлетворении своих требований правообладатели товарных знаков о взыскании убытков получают отказ, а в положительных судебных решениях в 95 случаях из 100 взыскивалась компенсация в пользу истца, а не убытки. Пример с нарушением прав на товарный знак «ФЕНАЗЕПАМ» – яркое и редкое исключение, когда вынесено следующее судебное решение о возмещении именно убытков, а не компенсации:

Суд кассационной инстанции оставил в силе решение Арбитражного суда г. Москвы о взыскании убытков в размере 250 992 руб. 34 коп (дело №КГ-А40/1970-03-П) за противоправное использование товарных знаков «ФЕНАЗЕПАМ» и «PHENAZEPAMUM», охраняемыми свидетельствами Роспатента № 160324 и № 64186, из расчета 2% от объема продаж контрафактного препарата (12 549 616 руб. 79 коп).

Суд кассационной инстанции, оставляя в силе решение Арбитражного суда г. Москвы, которым были признаны убытки, указал в своем постановлении⁴: «Так, согласно акту сверки … ответчик за указанный период реализовал препарат «ФЕНАЗЕПАМ» на сумму 12 549 616 руб. 79 коп. Убытки истца исчислены из расчета 2% от объема продаж препарата, поскольку из трех представленных истцом лицензионных соглашений на использование товарного знака «ФЕНАЗЕПАМ» с другим лицом видно, что такой размер является минимальным, не превышающим полученный ответчиком доход. Судом учтена переписка сторон, из которой видно, что истец предлагал ответчику заключить лицензионный договор, но такой договор заключен не был».

Сформулируем основные проблемы, связанные со стоимостным оцениванием и возмещением убытков правообладателей товарных знаков, введем основные определения и допущения, а затем рассмотрим «стоимостную модель убытков» на базе приведенного примера. Необходимо отметить, что до настоящего момента:

• отсутствовал единый методический подход к стоимостной оценке убытков (ущерба и упущенной выгоды) правообладателей товарных знаков;
• зачастую использовались методики⁵, разработанные в иной правовой и экономической системе;
• имелись пробелы в методическом обеспечении оценки убытков правообладателей ТЗ в случаях, не связанных с нарушением прав на ТЗ (мошенничество, незаконное предпринимательство, «интеллектуальное рейдерство», ненадлежащее исполнение обязательств и др.).

Анализ практики показывает, что затраты (издержки правообладателя) на сбор и фиксацию доказательств о нарушении прав на товарный знак чаще всего существенно превышают размер возмещаемых убытков. Именно из-за этого многие правообладатели ограниваются подачей исковых заявлений о пресечении нарушения и возмещении компенсации, определяемой судом.
Также важно подчеркнуть, что в настоящее время:

• в законодательных актах РФ отсутствует единообразие в терминологии («вред», «ущерб», «убытки») в разрезе трех отраслей права (административное, уголовное и гражданское право).
• в законодательстве об оценочной деятельности в РФ и национальных стандартах оценки отсутствует однозначность ⁶ в отношении того, является ли предметом профессиональной деятельности оценщиков определение размера убытков (или размера возмещения) в денежном выражении вследствие неправомерного использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе прав на товарные знаки.
• суду оценить убытки, причиненные незаконным использованием товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, достаточно трудно без проведения специальных экспертиз⁷.

Основные из перечисленных проблем решены и решаются специалистами Республиканского НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС), Консультационно-исследовательского центра интеллектуального капитала (КИЦИК ЛАБРЕЙТ.РУ), участниками форума⁸ RUSSIAN APPRAISERS not only for Russians и открытых⁹ круглых столов, проводимых в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ РАН). Проблематика, связанная с противоречиями в законодательстве об оценочной деятельности в РФ, обсуждается в рамках рабочих групп и комитетов Национального Совета по оценочной деятельности, Министерства экономического развития, Российского общества оценщиков, Счетной и Торгово-промышленной палат РФ. По результатам обсуждений автором предложены следующие формулировки и термины, которые могут быть использованы в нормативных актах, стандартах и правилах оценочной деятельности:

– Оценивание убытков – процесс установления размера возмещения в денежном выражении причиненного вреда правонарушением в виде рыночной стоимости (1) работ и услуг по восстановлению нарушенного права, (2) утраченного имущества (снижения стоимости имущественных прав из-за правонарушения), а также (3) упущенной выгоды в виде потенциального дохода¹⁰, или дохода, полученного нарушителем от использования имущественных прав (имущества), которая могла быть получена потерпевшим, однако не была получена в силу нарушения его прав.

– Для того, чтобы процесс оценивания убытков правообладателей можно было однозначно отнести к оценочной деятельности, необходимо дополнить область применения стандартов и правил оценочной деятельности следующей формулировкой: «Стандарт может применяться для определения размера имущественного вреда (убытков), возникающего в результате правонарушений, объектом которых являются интеллектуальные права граждан и юридических лиц».

– Убытки как объект оценки: «Под убытками правообладателей товарных знаков понимаются (1) расходы по восстановлению нарушенных прав, (2) стоимость утраченного имущественного права (или снижение стоимости имущественных прав из-за правонарушения), а также (3) право требования возмещения упущенной выгоды в связи с нарушением интеллектуальных прав».

– в ст. 5 («Объекты оценки») Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» вместо слов «права требования, обязательства (долги)» целесообразно вставить фразу, аналогичную по смыслу и содержанию следующей¹¹: «Объектом оценки может выступать обязательство одного лица и право требования другого лица на совершение либо несовершение определенных действий в силу договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, определенных гражданским законодательством…».

Проанализируем результат судебного решения по товарному знаку «ФЕНАЗЕПАМ» (свидетельство № 160324), по которому убытки правообладателя были определены в размере 250 992 руб., и предложим альтернативную модель расчета. На момент вынесения решения действовал¹² Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (ЗоТЗ), который установил возможность выбора способа защиты для правообладателя - взыскание причиненных убытков или выплата определяемой судом компенсации в размере от 1 тыс. до 50 тыс. МРОТ¹³ (п.4 ст.46 ЗоТЗ).

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарных знаков на дату вынесения решения судом регулировалась прежде всего ст.12¹⁴ 15 ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются:

– расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);

– неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Отметим, что судом подсчитаны только неполученные правообладателем доходы от ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» (в размере 2% от объема продаж) при обычных условиях гражданского оборота (т.е. если бы был бы заключен с нарушителем лицензионный договор только на период нарушения, по которому ставка роялти составляла 2% от объема продаж). По информации¹⁵ Г.Смита [1], рыночные ставки роялти при обычных условиях лицензирования (например, по классу «медицинские инструменты») находятся в диапазоне 1– 8%, а в условиях урегулирования по суду – 20 –30%. В монографии¹⁶ А.Н. Козырева также отмечается, что в условиях принудительного лицензирования размер вознаграждения (ставка роялти) правообладателя существенно выше, чем при обычных условиях гражданского оборота. По мнению автора, в примере с товарным знаком «ФЕНАЗЕПАМ» при определении размера возмещения убытков в процессе судебного разбирательства не учтены:

– расходы правообладателя по восстановлению нарушенного права (по подготовке всех необходимых документов; по ведению судебного процесса, исполнительного производства; по проведению независимой оценки и розыскных мероприятий – сбора доказательств, расходы на проведение экспертиз и информационное обеспечение;

– упущенная выгода в размере не меньшем, чем доходы нарушителя (выручка нарушителя от реализации препарата с использованием ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» составила 12,55 млн.руб).

Поскольку нарушение прав на товарный знак «ФЕНАЗЕПАМ» продолжалось в течение нескольких месяцев, для определения убытков правообладателя в полном размере необходимо было проанализировать отраслевую рентабельность, инфляционные издержки, изменение стоимости денег во времени, и дополнительные издержки правообладателя на рекламу продукции (увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу); возможное снижение доли рынка¹⁷ правообладателя ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» из-за правонарушения. Необходимо также учитывать, что в отдельных случаях действиями нарушителя может быть нанесен вред деловой репутации правообладателя товарного знака.

С целью демонстрации «стоимостной модели убытков» правообладателя ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» следующие введем необходимые для расчета переменные (значение которых должны или могут быть получены в результате специального исследования или определены в ходе судебного заседания) и некоторые допущения.

[t1, t2] – период нарушения, где t1 и t2 – время (дата) начала и окончания периода правонарушения. Как правило, длительность этого периода устанавливается судом (в данном примере сделано допущение, что период составляет 6 месяцев);

Cont – количество контрафактной продукции (или услуг) в натуральном или стоимостном выражении, введенных в гражданский оборот с нарушением прав на товарный знак (12 549 616 рублей – установлено судом);

Rekl – объем рекламы правообладателя товарного знака в стоимостном выражении (или в % от объема продаж легальной продукции) за время t. Например, 36 млн. руб. в год (как правило, подтверждается документом из бухгалтерии правообладателя);

Sales – среднегодовая выручка правообладателя (по лекарственным средствам ФЕНАЗЕПАМ). Например, 720 млн. руб. в год (подтверждается документом из бухгалтерии или расчетами на основании финансовой отчетности правообладателя);

Income_f – размер потенциального дохода в стоимостном выражении от использования прав на товарный знак, который мог быть получен правообладателем (потерпевшим), однако не был получен в силу нарушения его прав на товарный знак (625 000 руб. Для подтверждения этой величины, как правило, проводится отдельный анализ и расчет методом дисконтирования денежных попотоков – «если бы не нарушение…»);

Rent – рентабельность продаж однородных лекарственных средств, относящихся к той же фармакотерапевтической группе (транквилизаторов). Например, 8% (данные могут быть получены из бухгалтерии правообладателя или на основании специально проведенного отраслевого анализа).

Алгоритм расчета убытков предложен в работах [2,3]. Для примера незаконного использования ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» общая формула убытков согласно ст.15 ГК РФ выглядит следующим образом:

где РеалУщ – реальные или необходимые расходы правообладателя по восстановлению нарушенного права (судебные издержки, включая проведение различных видов экспертиз, в т.ч. стоимостной);

УпВыг – упущенная выгода, которая определяется или доходами (прибылью) нарушителя (УпВыг1), или неполученными доходами Правообладателя (УпВыг2).

В расчет реального ущерба в данном случае включены расходы на адвоката, оценщика и сбор доказательств (в том числе проведение специальных экспертиз):

Прибыль нарушителя можно посчитать на основании объема продаж (он определен судом) и данных по рентабельности продаж:

Неполученные доходы правообладателя состоят из двух частей – упущенной выгоды (проводится специальный расчет методом ДДП «если бы не нарушение») и дополнительных издержек на рекламу (или это можно трактовать как «рекламные расходы, которыми нарушитель необоснованно воспользовался»):

УпВыг₂ = Income_f + Rek/Sales * Cont = 625 000 + 36/720 * 12 549 616 =1252480 или округленно 1 250 000 руб.

Убытки₁ = 150 000 + 1 000 000 = 1 150 000 руб., или:
Убытки₂ = 150 000 + 1 250 000 = 1 400 000 руб.

Таким образом, на основании сделанных допущений и расчетов размер требований истца по возмещению убытков правообладателя ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» (или компенсации) в 2003 г. мог находиться в диапазоне 1,15 – 1,4 млн.руб. Если бы аналогичное нарушение произошло в 2008 г., то согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ максимальная ответственность нарушителя в денежном выражении могла бы составлять около 25 млн.руб. (в двойном размере от объема продаж препарата: 2 *12 549 616). Поскольку действующее законодательство¹⁸ (п.3. ст.1252 ГК РФ) предусматривает ответственность нарушителя за каждый случай неправомерного использования средства индивидуализации (товарного знака), то на практике расчетные модели и сами расчеты выглядят значительно сложнее, чем в приведенном примере.

О классификации убытков правообладателей

В результате правонарушения, связанного с товарными знаками, не только нарушаются права и интересы правообладателей товарных знаков, но и наносится ущерб государству, а в отдельных случаях и вред потребителям:

– ущерб экономике государства в виде не поступления налоговых и иных платежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды; ущерб престижу страны, подрыв инвестиционного климата;

– ущерб потребителям (вред здоровью, моральный и материальный вред).

Поскольку в настоящей статье рассматриваются убытки, которые могут возникать только у правообладателей товарных знаков, предложим в качестве примера классификацию имущественных потерь (убытков или размера компенсации), которая позволит лучше понять и применять механизм их расчета.

В общем случае правонарушения и убытки правообладателей можно разделить по видам обязательств:

• деликтные¹⁹ обязательства (нарушение прав на ТЗ – ст.180 УК РФ, ст.1515 ГК РФ, ст.14.10 КоАП; мошенничество – ст.159 УК РФ; незаконное предпринимательство –- ст.171 УК РФ и др.)
• договорные обязательства (лицензионный договор – ст.1233 и ст.1235 ГК РФ; договор коммерческой концессии – ст.1027 ГК РФ; договор об отчуждении исключительного права на ТЗ – ст.1234 ГК РФ).

Наиболее серьезные последствия для нарушителей прав на ТЗ предусмотрены ст. 180 УК РФ – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. Надо отметить, что по уголовно-процессуальному законодательству обязанность доказывания ущерба лежит не на потерпевшем (правообладателе), а на следователе (дознавателе), и потому доказывание этого обстоятельства, как правило, основывается на результатах судебной экспертизы²⁰, в рамках которой может быть привлечен эксперт-оценщик.

Классификация убытков может быть предложена по способу (случаям) незаконного использования в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров (работ и услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе:

• размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
• размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, при выполнении работ, оказании услуг;
• размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
• размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
• размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Ущерб и убытки как результат противоправного деяния

Вред (ущерб) как негативное последствие правонарушения выступает объективной категорией. Будучи причиненным, он существует независимо от чьего бы то ни было мнения. Вред может и должен быть установлен и подтвержден в каждом случае совершения правонарушения (преступления). Вред является обязательным условием возникновения юридического состава ответственности за причинение вреда, который также включает в себя противоправность действий причинителя вреда, вину этого лица и причинную связь между совершенным деянием и результатом (вредом).

Действующее законодательство, помимо термина «вред», включает такие понятия как «значительный ущерб», «крупный ущерб», «особо крупный размер». Учитывая положение ч.2 ст.15 ГК РФ, определяющее под убытками реальный ущерб и упущенную выгоду, соотношение понятий «ущерб» и «вред» приобретает правовое значение для определения потерпевшим размера иска (размера правонарушения). Ущерб и убытки как результат и последствия противоправного деяния могут быть причинены только имущественным интересам лица. Кроме имущественных прав в отдельных случаях вред может быть причинен и нематериальным благам.

Классификация вреда и видов ущерба

В результате правонарушения физическим лицам может быть нанесен физический, имущественный и моральный вред, а юридическим лицам²¹ – вред имуществу и вред деловой репутации.

Рассмотрим каждую составляющую вреда и определим возможные «объекты исследования».

Физический вред. Категория «физический вред» применяется только в отношении физических лиц.

Поскольку физический вред не является следствием правонарушений, связанных с товарными знаками, то в этом качестве он не рассматривается в настоящей статье.

Моральный вред (вред деловой репутации). Содержательное понятие морального вреда приводится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» (с изменениями от 25.10.1996 г. и 15.01.1998 г.):

«Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина».

Анализ понятия морального вреда позволяет сформулировать следующие условия его существования:

• наличие страданий – морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага;
• неправомерные действия (бездействия) причинителя вреда;
• причинная связь между неправомерным действием (бездействием) и моральным вредом;
• вина причинителя вреда.

В соответствии со ст.1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом. Какой либо определенный размер компенсации морального вреда законодательством не установлен, так же как и порядок его расчета. Моральный вред, причиненный нарушением неимущественных прав, подлежит компенсации во всех случаях, а моральный вред, причиненный нарушением имущественных прав – только в случаях, специально предусмотренных законом.

По мнению автора настоящей статьи, нарушение интеллектуальных прав, связанных с товарными знаками не является необходимым и достаточным основанием для возмещения морального вреда.

В тоже время следует отметить, что подозреваемый (обвиняемый) по факту незаконного использования прав на товарный знак нередко оказывается лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело: о мошенничестве (ст.159 УК РФ); незаконном предпринимательстве (ст.171 УК РФ); легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174-1 УК РФ); недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст.178 УК РФ); контрабанде (ст.188 УК РФ); уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (организации) (ст.ст.198, 199 УК РФ); изготовлении, сбыте поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании (ст.327-1 УК РФ). В подобных ситуациях возможна причинная связь между правонарушением и моральным вредом (вредом деловой репутации), а также возникновение требования о компенсации морального вреда.

Согласно ст.1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда также в случае, когда вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Такая ситуация может возникнуть, например, в случае, если нарушитель развернул ложную рекламную кампанию, явно нацеленную против товарного знака правообладателя.

Многообразие способов присвоения чужой «идентичности и гудвилла», которое в большинстве случаев приводит к нарушению прав на товарный знак, лишний раз свидетельствует о необходимости принятия надлежащих мер по охране и защите товарного знака. Приведем некоторые ситуации из книги Гордона Смита «Оценка товарных знаков»²², в которых, по нашему мнению, когда моральный вред также может быть предъявлен к возмещению [1]:

• Некто с очевидностью пародирует наш товарный знак способом, который мы посчитали позорящим, унижающим или оскорбительным.
• Некто развернул ложную рекламную кампанию, явно нацеленную против нашего товарного знака.
• Гигантская корпорация присвоила, как мы полагаем, некоторые элементы нашего товарного знака, так что мы сами выглядим нарушителями их прав.
• Некто использует наш товарный знак на дешевых товарах, цена которых столь отлична от нашей, что их можно считать присутствующими на совсем другом рынке.

Имущественный вред. Большой юридический словарь²³ определяет имущественный вред (имущественный ущерб, property damage) как ущерб, нанесенный имущественному положению физического или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения условий договора.

Имущественный вред возникает в результате правонарушения, объектом которых являются имущественные права граждан и юридических лиц. Такие права всегда имеют стоимостную оценку, а объекты прав (как и сами права) в соответствии с действующем законодательством могут являться объектом оценки (Открытый перечень объектов оценки приведен в статье 5 Федерального Закона от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Экономический смысл формулы, установленной статьей 15 ГК РФ, состоит в том, что размер имущественного вреда (убытков) определяется суммированием (1) затрат, необходимых для восстановления нарушенного права, (2) стоимости «утраченного имущества» (реальный ущерб) и (3) стоимости неполученных доходов (упущенной выгоды). На этой же формуле основан и порядок исчисления размера потерь и убытков различных субъектов права (государства, субъектов РФ, муниципального образования, физического лица, отрасли народного хозяйства и т. д.), а также вреда, причиненного тем или иным природным объектам, закрепленный различного рода законодательными и иными правовыми актами.

Основные виды имущественного вреда (убытков), вызванного нарушением прав на товарные знаки, а также основные подходы к его оцениванию представлены в нижеприведенной таблице.

Виды убытков и используемые подходы оценки

Как видно из таблицы, в процессе оценивания рыночной стоимости убытков правообладателей товарных знаков могут быть использованы доходный, сравнительный (рыночный) и затратный подходы в модификациях и сочетаниях, отражающих специфику решаемой задачи. Они позволяют находить:

• реальные или предполагаемые расходы, связанные с восстановлением нарушенного права – реального ущерба;
• размер утраты в стоимостном выражении или снижения стоимости прав на товарный знак из-за правонарушения – реального ущерба;
• недополученные доходы правообладателем («если бы не нарушение») из-за правонарушения – упущенной выгоды.

В зарубежных источниках²⁴ описаны три основных метода расчета экономического ущерба и упущенной выгоды в результате нарушения прав на РИД: (1) «метод стоимости «до и после» нарушения; (2) метод «если бы не нарушение» и (3) метод фактических издержек и упущенных возможностей. У каждого из этих методов есть свои особенности и ограничения, в том числе связанные с различиями в правовых системах и законодательством об интеллектуальной собственности. Из трех методов применимым в РФ можно считать (3) – метод фактических издержек и упущенных возможностей. Его определение в условиях правового поля РФ для правообладателей товарных знаков может быть представлено в следующем виде:

Метод издержек и упущенных возможностей – метод, на основании которого определяются (а) реальные или необходимые расходы правообладателя товарного знака для восстановления нарушенного права, (б) размер снижения стоимости прав на товарный знак, а также (в) неполученные доходы в связи с нарушением прав на товарный знак, которые правообладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Использование метода (1) – «метода стоимости «до и после» нарушения», по мнению автора, затруднено в РФ, так как крайне редко представляется возможность провести одновременные стоимостные измерения до и после нарушения. Основная сложность применимости метода (2) «если бы не нарушение» – неопределенность даты окончания нарушения, а также такого параметра, как «отсутствие остаточного эффекта от события».

В американской практике оценивания убытков правообладателей существуют две общепринятые меры ущерба [4]: «упущенная выгода» и «уменьшение стоимости бизнеса». Чтобы правильно определить «стандарт стоимости» и рассчитать величину упущенной выгоды или уменьшения стоимости бизнеса при нарушении прав на товарный знак, необходимо обратиться к закону. Возмещение экономического ущерба от нарушения прав на товарные знаки регулируется разделом 1117 титула 15 Свода законов США (Закон Лэнхема), который гласит:

«(а) истец имеет право на взыскание (1) прибылей ответчика, (2) любых убытков, понесенных истцом, и (3) расходов на ведение дела. … При оценке прибылей истец обязан представить доказательства только в отношении продаж ответчика; ответчик обязан представить доказательства в отношении всех элементов затрат или вычетов, на которые он претендует».

Как и в российском законодательстве, Законом Лэнхема²⁵ предусматривается в делах о нарушении прав на товарные знаки или возмещение убытков, или минимальный уровень компенсации (от $500 до $100000). Стандарт стоимости при проведении типичной несудебной оценки бизнеса «до и после» нарушения в США основан на стандарте справедливой рыночной стоимости (fair market value - FMV) – на основе гипотетических переговоров между добровольным покупателем и добровольным продавцом. Метод упущенной выгоды не предполагает применения стандарта FMV и может быть основан на достигнутом истцом (правообладателем) уровне рентабельности, даже если он выше уровня, которого способен достичь нарушитель.

Для разработки пошагового алгоритма оценки убытков правообладателей товарных знаков необходимо в деталях ознакомиться с информацией о правонарушении (способы, период, последствия), о нарушителях (объемы продаж, норма рентабельности, издержки и пр.), а также с результатами финансово-хозяйственной деятельности (итогами и прогнозами) правообладателя товарного знака.

Обобщенный алгоритм оценки убытков правообладателей ТЗ представлен в статье Автора "Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков".

Литература

1. Гордон В. Смит, Оценка товарных знаков / Пер. с англ. бюро переводов Ройд. — М.: ИД «Квинто-Консалтинг», 2008. — 384 с.
2. Костин А.В., Оценка убытков правообладателей товарных знаков. Обоснование размера убытков при возникновении споров // ИС. Промышленная собственность. – М., 2007, №11. – С.12 – 20.
3. Костин А.В., Оценка убытков правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия и перспективы // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики. – М.: «Издательство Юрайт», 2008. – Т.1. – С.161 – 171.
4. Майкл Маллинз,. Определение предпочтительной меры ущерба ИС на основе понимания отличий между «упущенной выгодой» и «уменьшением стоимости бизнеса» // Business Valuations Guide, 2008. - №2. - С.143-149.
5. О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2007 году. Аналитический доклад / под редакцией д.ю.н. Лопатина В.Н., М: издание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 2008. – 132 с.
6. Роберт П. Швайс, Использование и неправильное использование показателей стоимости интеллекутальной собственности в коммерческом судебном процессе // Business Valuations Guide, 2008. - № 2. - С.127-130.

¹Согласно п.4. ст. 1515 ГК РФ «правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

² В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» отчет об оценке является документом, содержащим сведения доказательственного значения.

³ Отсутствуют также единые организационно-правовые методики по сбору доказательств и доказыванию убытков

⁴ Постановление ФАС Московского округа от 14.04.2003 г. по делу №КГ-А40/1970-03-П.

⁵ Временная методика определения размера убытков, причиненных нарушениями хозяйственных договоров (приложение к письму Госарбитража СССР от 28.12.1990г. № С-12/НА-225); Методические указания о порядке определения и взыскания убытков, причиненных организациям и предприятиям системы Министерства торговли СССР нарушением обязательств по договору поставки, утвержденные приказом Министерства торговли СССР от 21.02.1985 г. № 37.

⁶ Правонарушения на финансовом рынке. Выявление, анализ и оценка ущерба / Я.М. Миркин, И.В. Зубков, Ю.В. Росляк и др.: под общей ред. Г.С.Полтавченко. – М: Альпина Бизнес Букс, – 2007. – 880 с.

⁷ Возможные виды экспертиз:на сходство до степени смешения; бухгалтерская; оценочная (стоимостная). В аналитическом докладе «О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2007 году» указывается также на неопределенность в законодательстве при выборе экспертных учреждений, которые могут провести экспертизу по вопросу о размере убытков [5,стр.90]

⁸ www.appraisers.ru – форум оценщиков под девизом “RUSSIAN APPRAISERS not only for Russians»

⁹ На странице http://www.labrate.ru/round_table в открытом доступе представлены все материалы круглых столов в ЦЭМИ РАН (в т.ч. стенограмма «Юридические и экономические аспекты оценки убытков/ущерба правообладателей товарных знаков и объектов авторского права»)

¹⁰ или дохода, полученного нарушителем

¹¹ Национальный стандарт оценки имущества Республики Узбекистан (НСОИ) № 1 «Общие понятия и принципы оценки» (Утвержден Постановлением ГКИ от 14.06.2006 г .№ 01/19-19, зарегистрированным МЮ 24.07.2006 г. № 1604).

¹² После принятия четвертый части ГК РФ закон №3520-1 «О товарных знаках …» продолжает действовать для правоотношений, возникших до 01.01. 2008 г.

¹³ С 1 мая 2002 г. согласно ст. 1 Федерального закона от 29.04.2002 г. № 42-ФЗ сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) составляла 450 руб. в месяц, а с 01.10.2003 г. – 600 руб. в месяц (ФЗ № 127-ФЗ). Для компенсации по суду размер МРОТ на дату Постановления ФАС МО от 14.04.2003 г. по делу №КГ-А40/1970-03-П составлял 100 руб.

¹⁴ Теперь сюда следует добавить еще ст. 1515 ГК РФ (ответственность за незаконное использование товарного знака).

¹⁵[стр.183] Оценка и лицензирование объектов интеллектуальной собственности // Мат-лы семинара для оценщиков, 19-21 сентября 2008 г. – Москва: ЗАО «Квинто-Консалтинг», 2008. – 249 с.

¹⁶ Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. - М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003.- 368 с.

¹⁷ убытки от возможного снижения доверия потребителей к продукции правообладателя (отказ от продукта из-за нарушения), маркированной товарным знаком, права на который нарушены

¹⁸ Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

¹⁹ Деликт – от латинского delictum — проступок, правонарушение.

²⁰ Судебная экспертиза назначается, когда при производстве дознания необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Порядок производства судебных экспертиз регламентирован ст.195–207 гл.27 УПК РФ; ст.79 и ст. 84 ГПК РФ.

²¹ ч.1 ст.42 УПК РФ

²² Примеры представлены в главе 8 («Денежные компенсации в судебных делах по товарным знакам») книги: Гордон В. Смит. Оценка товарных знаков / Пер. с англ. бюро переводов Ройд. — М.: ИД «Квинто-Консалтинг», 2008. — 384 с.

²³ Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских.-М., 2002

²⁴ Джейкоб П. Русма, Джеймс Л. Керр, Роберт Ф. Рейли. Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности // Business Valuations Guide. – 2007.– №1.– C.158-173.

²⁵ Федеральный закон о товарных знаках 1946 года [Federal Trademark Act of 1946]. Основной федеральный закон США, определяющий правила использования и меры по защите товарных и сервисных знаков

© Костин Александр Валерьевич 2008
© Он-лайн библиотека оценщиков LABRATE.RU, 2002–2008

Поделиться ссылкой в социальных сетях:

Комментарии к материалу: (пока комментариев нет)

16418